Nous l’avions évoqué dans un précédent article consacré aux procédures de validation d'un brevet européen lors de la délivrance : il est également possible de viser une protection dans quelques états supplémentaires en plus des 38 états membres de la Convention sur le Brevet Européen (CBE).

Ces états ont conclu des accords avec l’Office Européen des Brevets mais ne font pas partie de la CBE.

Les accords se divisent en deux catégories, les accords d’extension et les accords de validation. La différence est minime, les états ayant signé les accords d’extension étant généralement des états ayant pour objectif de devenir des états membres (et participent ainsi en tant qu’observateurs aux conseils d’administration), tandis que les états ayant signé les accords de validation n’ont généralement pas pour ambition de devenir membres. Les accords de validation peuvent ainsi être signés avec des états non-européens.

La désignation de ces pays se fait par le paiement, au cours de la procédure de délivrance du brevet européen, d’une taxe d’extension ou de validation pour chacun des états sélectionnés. Ainsi et contrairement à la validation des états contractants à la CBE qui s’effectue après la délivrance du brevet européen, les désignations des états par le biais des accords spécifiques susmentionnés doivent être anticipées et doivent être effectuées, par le biais du paiement d’une taxe dans un délai de 6 mois après la publication du rapport de recherche européen dans le cas d’un dépôt d’une demande européenne directe, ou dès l’entrée en phase régionale dans le cas d’une demande internationale PCT.

Au 1er janvier 2022, ces états spécifiques qui peuvent être visés dans une procédure européenne sont :

États d’extension :

• Bosnie-Herzégovine,

• Monténégro.

États de validation :

• Maroc,

• République de Moldavie,

• Tunisie,

• Cambodge.

La Géorgie a également signé un accord de validation mais celui-ci n’est pas encore en vigueur.

Hors de la CBE, d’autres processus de différents types peuvent être mis en œuvre pour qu’un brevet délivré par un office prenne effet dans d’autres pays que celui de l’office du pays visé à l’origine. Ces procédures permettent parfois d’obtenir une demande de brevet ou un brevet dans un état ou un territoire situé parfois à l’autre bout du monde par rapport à l’office d’origine.

Par exemple, lors du dépôt d’une demande de brevet en France, une taxe d’extension peut être payée si l’on souhaite que la demande produise aussi ses effets en Polynésie Française qui possède son propre office de la propriété intellectuelle.

Le Cambodge a également signé un accord avec l’office chinois de la propriété intellectuelle permettant la prise d’effet d’un brevet chinois au Cambodge.

Les deux territoires de Hong Kong et de Macao ayant leur propre office de propriété intellectuelle et leur propre système de brevet, il est possible de déposer des demandes directement auprès de leur office mais également de requérir la prise d’effet d’une demande de brevet chinois dans ces territoires sous réserve de démarches supplémentaires.

Par le statut historique de Hong-Kong, un brevet sur ce territoire peut également être obtenu à partir d’une demande de brevet déposée au Royaume-Uni, ou d’une demande de brevet européenne désignant le Royaume-Uni.

Cette liste n’est pas exhaustive et est en constante évolution. En particulier, les territoires britanniques d’outre-mer ont chacun leur spécificité et peuvent être couverts par le dépôt d’une demande au Royaume-Uni voire par le dépôt d’une demande européenne, mais certains peuvent nécessiter un dépôt direct dans un office dédié.

Il est donc utile de s’intéresser de près à ces différents accords entre les offices pour limiter les coûts d’extension et optimiser les stratégies de protection.

Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour étudier avec vous vos projets d’extensions à l’international.

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