Le mot est connu, les problèmes associés sont redoutés, mais qu’est-ce qui constitue concrètement une contrefaçon ? ​ Au cours d’une recherche spécifique ou d’une veille technologique, vous avez décelé un document sur une base de brevet qui semble décrire votre produit ou vos projets futurs. ​ Ce document est susceptible de constituer un monopole sur une invention qui pourrait gêner votre avancement : qu’en est-il ?

Demande de brevet ou brevet délivré: Premièrement, il faut vérifier si le document est une demande de brevet, généralement identifiée sur la page principale par la lettre A après le numéro de publication, ou un brevet délivré, généralement identifié sur la page principale par la lettre B après le numéro de publication. La demande de brevet est encore en cours d’examen et peut potentiellement évoluer ou être rejetée en cours d’examen alors que le brevet délivré a moins de chance d’être modifié et a une plus forte présomption de validité. ​ Il faut également vérifier que la demande de brevet ou le brevet délivré identifié est encore en vigueur. Les taxes de maintien en vigueur ont-elles été régulièrement payées? ​ ⇒ Votre conseil peut vérifier l’état de l’examen et de la validité des demandes de brevets ou des brevets. Territorialité : Deuxièmement, il faut déterminer le ou les territoires dans le(s)quel(s) le document et sa famille de brevet ont été déposés. La protection des brevets est territoriale. ​ ⇒ Votre conseil peut vérifier l’étendue de la protection territoriale de la famille de brevet. ​ Ensuite, la contrefaçon s’analyse selon deux critères : la matérialité de la contrefaçon et les actes de contrefaçon : La matérialité de la contrefaçon : Vérifier la matérialité de la contrefaçon consiste à analyser la protection conférée par le brevet, qui est définie par les revendications (claims en anglais), généralement visibles en fin de la description. Si, à minima, les revendications sont reproduites (même si votre produit présente davantage de fonctionnalités), la contrefaçon peut être établie. D’une manière générale, la contrefaçon d'une revendication peut-être :

• littérale, lorsque toutes les caractéristiques sont structurellement et fonctionnellement reproduites, c’est-à-dire que l’ensemble des caractéristiques du brevet sont retrouvées dans votre produit,

• par équivalence, lorsque les caractéristiques sont reproduites non pas dans leur structure, mais dans leur fonction, en vue d'un résultat de même nature, sinon de même degré.

⇒ Une étude de liberté d’exploitation permettra de vérifier la matérialité de la contrefaçon et le cas échéant, de trouver des solutions. Les actes de contrefaçon : Si votre produit constitue une contrefaçon selon les critères évoqués ci-dessus, il faut encore vérifier si un acte de contrefaçon est commis. En France, les actes de contrefaçon concernant un produit sont définis par l’article L613-3 a) du code de la propriété intellectuelle (CPI) : Sont interdits, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; […] Pour un produit, l’article définit alors huit actes qui engagent la responsabilité civile de l’auteur. Ils peuvent être séparés en deux groupes, au vu de l’article L615-1 du CPI :

• L’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis , c’est-à-dire que le contrefacteur est au courant de l’existence d’un brevet.

• La fabrication, l’importation, l’exportation, le transbordement, et la détention à ces fins, engagent la responsabilité de l’auteur même sans connaissance de cause.

Pour un procédé, les alinéas b) et c) de l’article L613-3 définissent comme actes interdits l’utilisation et l’offre d’utilisation du procédé, ainsi que l’offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. L’offre d’utilisation du procédé, et l’offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention du produit obtenu par le procédé objet du brevet n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause. ​ Cas particulier : la fourniture de moyens : L’article L 613-4 du CPI interdit aussi la fourniture de moyens, c’est-à-dire la livraison ou l’offre de livraison à une personne autre que le titulaire du brevet et sans l’autorisation du titulaire du brevet, de moyens essentiels à la mise en œuvre de l’invention. Cette interdiction s’applique si le tiers sait, où que les circonstances rendent évident, que les moyens sont destinés à la mise en œuvre de l’invention. Cette interdiction ne s’applique pas à des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si celui qui livre incite la personne à qui il livre à commettre des actes de contrefaçon. ​ Ainsi, il n’est pas possible de « contourner » un brevet en fournissant seulement des éléments essentiels et en invitant le receveur à reconstituer l’objet breveté lui-même en ajoutant les éléments restants dans l’invention. Conclusion : En résumé, la découverte d’un brevet concurrent n’est pas obligatoirement source de problème : un grand nombre de paramètres comme le statut du brevet, le territoire qu’il protège, la matérialité et les actes de contrefaçon, restent soumis à analyse et votre conseil peut vous assister dans l’ensemble de ces étapes. ​ Votre conseil pourra aussi, si le brevet concurrent s’avère pertinent à l’encontre de votre produit, mettre en place les actions nécessaires pour protéger votre produit : stratégies de contournement du brevet du concurrent, négociation d’une licence du brevet, action en nullité du brevet, etc..

Retrouvez tous nos articles sur la propriété intellectuelle sur notre blog #IPBoardingPass