Une marque déposée et enregistrée en France est protégée pendant une durée de dix ans à compter de sa date de dépôt et est ensuite indéfiniment renouvelable par périodes successives de dix ans. Il n’est donc pas rare qu’au cours de sa vie, une marque soit affectée par différents évènements et changements.

Parmi eux figurent notamment les actes ayant pour objet le transfert de propriété de la marque. Il peut s’agir d’une cession de marque, d’un apport en société, d’une dissolution de société avec transmission universelle du patrimoine, d’une fusion-absorption, d’une scission, de la vente d’un fonds de commerce ou encore d’une transmission par décès.

Pourquoi inscrire un transfert de propriété au Registre National des Marques ?

Si en droit français, la vente est juridiquement « parfaite » entre les parties (le vendeur et l’acheteur) dès lors que celles-ci se sont accordées sur la chose cédée (ici le titre de marque) et le prix, encore faut-il en notifier les tiers d’une manière ou d’une autre afin que les effets juridiques de ce changement de propriétaire puissent leur être opposés. Il est donc nécessaire de prévoir une formalité supplémentaire destinée à l’information des tiers.

Ainsi, quelle que soit leur nature, et conformément à l’article L714-7 du Code de la propriété intellectuelle, les actes transférant la propriété d’une marque doivent, pour produire leurs effets à l’égard des tiers c’est-à-dire leur être opposables, être inscrits au Registre National des Marques tenu par l’INPI.

Comment inscrire un transfert de propriété au Registre National des Marques ?

Pour ce faire, il convient de procéder au dépôt d’une demande d’inscription auprès de l’INPI accompagnée du paiement de la redevance d’inscription correspondante et de fournir une copie ou extrait de l’acte constatant la modification de la propriété de la marque. Le document justificatif à joindre à la demande d’inscription varie en fonction de la nature de l’acte à inscrire.

Par exemple, les documents à fournir sont :

• Pour une cession de marque : copie du contrat de cession signé par les deux parties, s’il s’agit d’un acte sous seing privé ou copie de l’expédition de l’acte authentique, s’il s’agit d’un acte authentique passé par devant Notaire.

• Pour un apport de la marque en société : copie des statuts, s’il s’agit d’un apport lors de la constitution de la société ou copie du traité d’apport ou de l’expédition de l’acte authentique, pour un apport postérieur à la constitution de la société.

• Pour une dissolution de société avec transmission universelle du patrimoine : copie du procès-verbal de dissolution ou copie certifiée conforme de cet acte délivré par le Greffe où l’acte a été inscrit, ou obtenue auprès du Registre du Commerce et des sociétés.

• Pour une fusion, absorption ou scission : copie de l’extrait K Bis à jour de la modification montrant la fusion, l’absorption ou la scission.

• Pour une transmission par décès : copie de l’acte notarié ou certificat d’hérédité ou encore de l’intitulé d’inventaire.

En outre, si l’acte d’origine est rédigé en langue étrangère, une traduction de l’acte à inscrire devra également être fournie.

Une fois la demande d’inscription déposée, l’INPI procèdera à son examen et vérifiera que les différentes rubriques du formulaire ont été correctement remplies (identification du demandeur, des parties à l’acte, de la marque concernée etc.), que la personne physique ou morale indiquée dans l’acte comme étant le propriétaire de la marque avant le transfert de propriété intervenu (le cédant) est bien celle actuellement inscrite au Registre National des marques, l’objet de l’acte (qu’il s’agit bien d’un transfert de propriété) et que la marque objet du transfert de propriété est bien identifiée ou identifiable dans l’acte produit à l’appui de l’inscription.

Si aucune irrégularité n’est relevée dans la demande d’inscription, l’INPI inscrira le transfert de propriété au Registre National des marques et l’inscription sera ensuite publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI).

En cas de non-conformité de la demande d’inscription, l’INPI adressera au demandeur une notification d’irrégularité avec un délai imparti pour régulariser la demande d’inscription. A défaut de régularisation dans le délai imparti, la demande d’inscription fera l’objet d’une notification de rejet par l’INPI.

Quand inscrire le transfert de propriété de la marque ?

Si pour faire l’objet d’une inscription auprès de l’INPI, la marque doit être publiée (soit six semaines après son dépôt), il n’existe aucun délai spécifique pour procéder à l’inscription d’un transfert de propriété.

Toutefois, il est recommandé au nouveau propriétaire de la marque (le cessionnaire) d’inscrire le transfert de propriété sans tarder.

Une telle inscription rendra le changement intervenu opposable aux tiers et lui permettra ainsi de se ménager la faculté d’engager toute action auprès de tiers (opposition, action en annulation, en contrefaçon…).

Cette inscription est également utile pour permettre et faciliter la preuve d’un usage sérieux de la marque par le cessionnaire, condition de maintien en vigueur du titre, et ainsi, échapper à une action en déchéance engagée par un tiers.

Cette inscription lui permettra aussi de mettre à jour la situation administrative de sa marque avant son prochain renouvellement. En effet, un renouvellement ne peut être effectué qu’au nom du propriétaire inscrit au Registre national des marques au jour de la demande de renouvellement.

En outre, la marque peut avoir fait l’objet de transferts successifs de propriété qui n’auraient pas été inscrits au Registre national de marques. Il est alors crucial, tant pour pouvoir agir auprès de tiers que pour renouveler sa marque de façon régulière, que le nouveau propriétaire de la marque (le cessionnaire) régularise cette situation en procédant à l’inscription des précédents changements de propriété intervenus jusqu’à ce qu’il soit lui-même devenu propriétaire de la marque et ce en respectant l’ordre chronologique de ces transferts successifs de propriété.

Enfin, inscrire rapidement un transfert de propriété permet, notamment dans le cas de transferts successifs de propriété, de ne pas se retrouver un jour dans l’impossibilité matérielle de fournir un document justificatif suite par exemple, à la perte de ce document ou la disparition d’une entreprise et par conséquent de ne plus pouvoir régulariser la situation de la marque nouvellement acquise, ni la renouveler valablement à son échéance ou encore s’en prévaloir vis-à-vis des tiers.

Votre marque a fait l’objet d’un transfert de propriété ou de tout autre évènement tenant à sa propriété ou à sa jouissance ? N’hésitez pas à nous contacter afin d’être conseillé sur les formalités à accomplir auprès du Registre National des Marques.

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