Une fois votre marque protégée en France, vous vous êtes sans doute interrogés sur la meilleure façon de protéger celle-ci dans vos différents marchés d’intérêt.

S’il est bien évidemment possible, à l’instar du dépôt français effectué auprès de l’INPI, de procéder à un dépôt séparé devant les offices de propriété intellectuelle de chaque territoire d’intérêt, il existe des outils dits régionaux ou centralisés, permettant de couvrir plusieurs territoires à la fois, le plus souvent à moindre coût par rapport à des dépôts nationaux séparés.

Parmi les instruments régionaux disponibles, les plus connus en Europe sont la marque Benelux et la marque de l’Union Européenne, dont les appellations laissent assez peu de place au doute quant aux territoires couverts.

Rappelons néanmoins rapidement qu’une marque Benelux est un titre unitaire couvrant la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg et qu’une marque de l’Union Européenne est un titre unitaire couvrant les 27 Etats-Membres de l’UE (mais plus le Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021, comme expliqué ici).

Afin de dissiper tout malentendu, précisons toutefois que l’Union Européenne ne doit pas être confondue avec l’Europe entendue dans son acception géographique. Par conséquent, des pays voisins tels que la Suisse, la Norvège, le Liechtenstein ou (désormais) le Royaume-Uni ne sont pas couverts et nécessitent donc des dépôts distincts.

D’autres instruments régionaux existent tels les dépôts unitaires auprès de l’OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, couvrant dix-sept pays d’Afrique francophone) ou auprès de l’ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization, regroupant 20 pays d’Afrique essentiellement anglophone).

Autre outil bien connu et des plus usités : le système de la marque internationale (également connu sous le nom de « Système de Madrid » ou d’ « Union de Madrid », ville où furent signés les traités instituant et régissant ledit Système).

Évacuons d’emblée une confusion parfois commise par les aspirants déposants : contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, la marque internationale n’est pas une marque « mondiale » couvrant de manière globale et automatique l’intégralité des pays existant.

Il s’agit plutôt d’un outil de dépôt centralisé, administré depuis Genève par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), permettant, à travers un titre unique, de solliciter une protection dans un ou plusieurs Etats-Membres du Système, moyennant le paiement de taxes officielles variant en fonction des pays choisis et du nombre de classes de produits et services.

L’un des principaux avantages de la marque internationale est de réduire, parfois considérablement, les frais de dépôt par rapport à des dépôts nationaux séparés dans chaque pays, et de faciliter la gestion du titre, et notamment les formalités de renouvellement (un seul titre déposé et de ce fait, un seul titre à renouveler) ou de cession.

La marque internationale suppose le dépôt d’une première marque, généralement un dépôt français ou de marque de l’UE pour les déposants français, servant de base juridique à la marque internationale.

Une fois la marque internationale déposée auprès de l’OMPI et validée administrativement par ce dernier, celle-ci fait l’objet d’un examen individuel dans chacun des pays désignés en vue de sa délivrance.

L’Union de Madrid compte à ce jour 107 membres couvrant 123 pays, soit plus de 80% du commerce mondial selon l’OMPI. Elle recouvre ainsi notamment tous les pays de l’UE et de l’EEE, les Etats-Unis, le Canada, la Russie, la Turquie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, ainsi que de nombreux pays d’Asie (tels que le Japon, la Chine ou la Corée du Sud), d’Afrique, du Moyen-Orient ou d’Amérique du Sud. La liste complète des Etats-Membres à ce jour peut être consultée ici.

Gestion facilitée et alternative moins onéreuse que le dépôt de marques individuelles dans chaque territoire d’intérêt : faut-il dès lors systématiquement opter pour le dépôt d’une marque internationale ?

Et bien, comme souvent dans le monde merveilleux des juristes…cela dépend !

En réalité une bonne stratégie d’extension de protection de vos marques à l’international nécessite de prendre en compte l’ensemble des circonstances entourant votre projet. Dans certains cas, le dépôt de marques nationales séparées offrira une meilleure sécurité juridique à votre projet ou permettra une défense plus efficace de vos droits, une fois vos produits commercialisés à l’export.

En conséquence, nous vous recommandons de vous rapprocher de votre Conseil en Propriété Industrielle afin de mettre en place une stratégie de dépôt personnalisée permettant une protection optimale de vos marques, base incontournable de leur essor commercial à l’international.